Tribunal de l'Union européenne 15 décembre 2016

Cette affaire opposait les sociétés Nestlé à Cadbury Schweppes (devenue Mondelez UK Holdings & Services). En 2002, Nestlé avait demandé à l'Office de l'Union européenne d'enregistrer la marque de forme correspondant au produit « Kit Kat barres » pour différents produits, tels que des gaufrettes. Cette marque avait été enregistrée en 2006 par l'Office. En 2007, Cadburry Schweppes avait contesté cet enregistrement et en 2012, l'Office européen avait rejeté cette opposition. L'Office avait considéré que la marque avait bien acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui avait été fait de la forme en question dans l'Union européenne. Nestlé avait ainsi pu prouver, au travers d'études de marché auprès de consommateurs, que ceux-ci identifiaient cette forme comme indiquant l'origine commerciale des produits concernés.

Par un arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'une marque tridimensionnelle peut acquérir un caractère distinctif par l'usage, même si elle est utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative, et que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage exige que le signe revendiqué soit devenu apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée.

Le Tribunal examine alors les éléments de preuve pris en compte par l'EUIPO, comme notamment les enquêtes de marché sur le territoire de 10 Etats membres, le matériel publicitaire et la durée de l'usage de la marque. Il confirme qu'il s'agit d'éléments susceptibles de démontrer que, aux yeux du public pertinent, la marque tridimensionnelle en cause est perçue comme une indication de l'origine commerciale des produits concernés.

Le Tribunal considère toutefois que dans le cas d'une marque qui, comme la marque de Nestlé, ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l'ensemble de l'Union, la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit être apportée dans tous les Etats membres concernés.

Or, selon le Tribunal, Nestlé n'avait établi le caractère distinctif par l'usage que dans 10 pays (Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni), mais pas dans la totalité des Etats membres de l'Union européenne.

Le Tribunal conclut que l'EUIPO a commis une erreur en considérant qu'il n'était pas nécessaire de prouver le caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque dans tous les Etats membres concernés et annule la décision de l'EUIPO.