Hof van Justitie 9 november 2006

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 4 juli 2006, het navolgende

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb. 1989, L 40, p. 1), alsmede van de artikelen 28 EG en 30 EG.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Diesel SpA (hierna: 'Diesel') en Montex Holdings Ltd (hierna: 'Montex') betreffende een vordering tot verbod van de doorvoer over Duits grondgebied van goederen van Montex waarop een teken is aangebracht dat identiek is aan het ingeschreven merk waarvan Diesel in Duitsland houdster is.

3 Artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104, 'Rechten verbonden aan het merk', bepaalt:

“1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

[...]

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

4 De tweede en de derde overweging van de considerans van verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (Pb.L 341, p. 8), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999 (Pb.L 27, p. 1; hierna: 'verordening nr. 3295/94'), die ten tijde van de feiten in het hoofdgeding van kracht was, luiden:

“Overwegende dat het in de handel brengen van nagemaakte en van door piraterij verkregen goederen de fabrikanten en handelaars die de wet eerbiedigen, alsook de houders van de auteursrechten en de naburige rechten, sterk benadeelt en de consumenten misleidt; dat het op de markt brengen van dergelijke goederen zo veel mogelijk dient te worden verhinderd en dat daartoe maatregelen dienen te worden genomen waarmee deze onwettige activiteit doeltreffend kan worden bestreden zonder dat evenwel de vrijheid van de rechtmatige handel wordt beknot; dat deze doelstelling overigens aansluit bij de op internationaal vlak in die richting ondernomen acties;

Overwegende dat, voor zover nagemaakte of door piraterij verkregen goederen of daarmee gelijkgestelde goederen uit derde landen worden ingevoerd, het in het vrije verkeer brengen ervan in de gemeenschap en de plaatsing onder een schorsingsregeling dienen te worden verboden, en dat een passende procedure dient te worden ingesteld die optreden van de douaneautoriteiten mogelijk maakt teneinde de naleving van dit verbod optimaal te waarborgen.”

5 Artikel 1, lid 1, van verordening nr. 3295/94 luidt:

“1. Bij deze verordening wordt vastgesteld:

a) onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden wanneer goederen waarvan wordt vermoed dat zij goederen zijn als bedoeld in lid 2, punt a,

- voor het vrije verkeer, voor uitvoer of wederuitvoer worden aangegeven overeenkomstig artikel 61 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek [Pb.L 302, p. 1; hierna: 'douanewetboek'];

- worden aangetroffen bij een controle op goederen onder douanetoezicht overeenkomstig artikel 37 van [het douanewetboek], die geplaatst zijn onder een schorsingsregeling overeenkomstig artikel 84, lid 1, sub a, van [dit wetboek], waarvoor kennisgeving van wederuitvoer is gedaan of welke overeenkomstig artikel 166 van [dit wetboek] in een vrije zone of in een vrij entrepot zijn geplaatst;

en

b) welke maatregelen de bevoegde autoriteiten ten aanzien van deze goederen dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat zij inderdaad goederen zijn als bedoeld in lid 2, punt a.”

6 Artikel 1, lid 2, bepaalt:

“In deze verordening wordt verstaan onder:

a) 'goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht':

- 'nagemaakte goederen', te weten:

- goederen, met inbegrip van de verpakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan een voor eenzelfde soort goederen naar behoren geregistreerd fabrieks- of handelsmerk, of dat daarvan op wezenlijke punten niet kan worden onderscheiden, waardoor volgens de communautaire wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om douaneoptreden wordt ingediend, op de rechten van de houder van het betrokken merk inbreuk wordt gemaakt;

[...]”

7 Artikel 84, lid 1, sub a, van het douanewetboek bepaalt:

“[Indien] [...] de term 'schorsingsregeling' wordt gebruikt, heeft deze in het geval van niet-communautaire goederen betrekking op de volgende regelingen:

- extern douanevervoer,

[...]”

8 Artikel 91, lid 1, van het douanewetboek luidt:

“De regeling extern douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van een plaats in het douanegebied van de gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de gemeenschap:

a) van niet-communautaire goederen zonder dat deze goederen aan rechten bij invoer en andere belastingen of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen;

[...]”

9 Artikel 92 van dit wetboek bepaalt:

“De regeling extern douanevervoer eindigt wanneer de goederen samen met het bijbehorende document bij de douane worden aangebracht op het kantoor van bestemming overeenkomstig de bepalingen van de betrokken regeling.”

10 Montex vervaardigt jeansbroeken door de afzonderlijke onderdelen inclusief de onderscheidende tekens onder douaneverzegeling naar Polen uit te voeren, de onderdelen op het Poolse grondgebied aan elkaar te laten naaien en de vervaardigde broeken naar Ierland terug te brengen. Diesel beschikt op het grondgebied van deze laatste lidstaat over geen enkele bescherming voor het teken.

11 Op 31 december 2000 heeft het Hauptzollamt Löbau - Zollamt Zittau (hoofdkantoor der douane te Löbau - douanekantoor Zittau) een voor Montex bestemde zending bestaande uit 5.076 damesbroeken met de benaming Diesel tegengehouden, die een Hongaarse transportonderneming per vrachtauto van de Poolse fabriek via het Duitse grondgebied naar haar toe moest brengen. De broeken moesten in ononderbroken doorvoer van het Poolse douanekantoor naar het douanekantoor van Dublin worden vervoerd en waren tegen eventueel wegnemen tijdens de doorvoer beschermd door een verzegeling van het voertuig die door de Poolse autoriteiten was aangebracht.

12 Montex heeft bezwaar aangetekend tegen het bevel tot inbeslagneming van de betrokken goederen. Zij is van mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied op geen van de aan het merk verbonden rechten inbreuk maakt.

13 Volgens Diesel vormt deze doorvoer een inbreuk op haar merkrecht wegens het gevaar dat de goederen in de lidstaat van doorvoer op de markt worden gebracht. Zij heeft derhalve gevorderd dat Montex wordt verboden om haar goederen over het Duitse grondgebied door te voeren of deze doorvoer toe te staan. Zij heeft bovendien gevorderd dat Montex wordt gelast in te stemmen met de vernietiging van de in beslag genomen waren of - naar haar keuze - met de verwijdering en vernietiging van alle etiketten en andere onderscheidende tekens met de benaming Diesel, en dat Montex wordt veroordeeld tot het dragen van de kosten van de vernietiging.

14 Na in eerste en in tweede instantie te zijn veroordeeld, heeft Montex beroep in Revision ingesteld bij het Bundesgerichtshof. Dit laatste heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

“1) Geeft het ingeschreven merk de houder het recht de doorvoer van goederen met het teken te verbieden?

2) Zo ja: kan het verschil maken dat het teken in het land van bestemming geen bescherming geniet?

3) Moet - in geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag en ongeacht het antwoord op de tweede vraag - een onderscheid worden gemaakt naargelang de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een lidstaat, een geassocieerde staat of een derde staat? Is het daarbij relevant of de goederen in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand recht van de merkhouder om een onderscheidend teken te gebruiken, zijn vervaardigd?”

15 Met zijn eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat het merk de houder het recht geeft om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk, worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbestemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar niet een dergelijke bescherming geniet.

16 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ten eerste dat toen de betrokken goederen op 31 december 2000 door het Hauptzollamt Löbau - Zollamt Zittau werden tegengehouden, zij onder de douanerechtelijke schorsingsregeling van het extern douanevervoer in de zin van artikel 84, lid 1, sub a, van het douanewetboek werden vervoerd; ten tweede, dat deze goederen afkomstig waren uit de Republiek Polen, een staat die met de Europese Unie is geassocieerd krachtens de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Polen anderzijds, gesloten en goedgekeurd namens de gemeenschap bij besluit 93/743/Euratom, EGKS, EG van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 (Pb.L 348, p. 1), en ten derde dat deze goederen zich op de datum van inbeslagneming niet in het vrije verkeer in de gemeenschap bevonden, aangezien de douaneverzegeling moest worden verbroken in Ierland, de lidstaat waar zij in het vrije verkeer moesten worden gebracht.

17 Het Hof heeft geoordeeld dat het extern douanevervoer van niet-communautaire goederen berust op een juridische fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden immers noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, alsof zij het communautair grondgebied niet waren binnengekomen (zie arrest van 6 april 2000, C-383/98, Polo / Lauren, Jurispr., p. I-2519, punt 34).

18 Zoals de advocaat-generaal in punt 16 van zijn conclusie opmerkt, volgt hieruit dat alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen in Ierland moest plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied waren binnengekomen.

19 Voorts heeft het Hof eveneens geoordeeld dat de doorvoer, die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde staat over het grondgebied van een of meer lidstaten, geen verhandeling van de betrokken goederen impliceert en het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden (zie, met betrekking tot de doorvoer door Frankrijk van goederen afkomstig uit Spanje en bestemd voor Polen, arrest van 23 oktober 2003, C-115/02, Rioglass en Transremar, Jurispr., p. I-12705, punt 27).

20 Het Hof heeft bovendien gepreciseerd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de gemeenschap - onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot - van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht (arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, Class International, Jurispr., p. I-8735, punt 50).

21 Op het terrein van merken vormt de plaatsing van niet-communautaire, door een merk aangeduide goederen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling zoals die van het externe douanevervoer op zich geen inbreuk op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de gemeenschap te controleren (zie in die zin arrest Class International, reeds aangehaald, punt 47).

22 Daarentegen heeft het Hof geoordeeld dat de merkhouder zich wel kan verzetten tegen het te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, en dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de gemeenschap in de handel worden gebracht (zie in die zin arrest Class International, reeds aangehaald, punt 61).

23 Hieruit volgt dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

24 In dat opzicht kan de door Diesel verdedigde stelling niet worden aanvaard, dat het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming, te weten Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland.

25 Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van zijn conclusie tevens opmerkt, zou deze stelling immers erop neerkomen dat elk extern douanevervoer van goederen met het teken moet worden beschouwd als een gebruik van het merk in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104. Zoals in de punten 17 tot en met 22 van dit arrest in herinnering is gebracht, vormt volgens de rechtspraak van het Hof dergelijk extern douanevervoer echter integendeel geen gebruik van het merk dat inbreuk kan maken op het recht van de houder ervan om de verhandeling in de gemeenschap te controleren, omdat het niet impliceert dat de betrokken goederen in de handel worden gebracht.

26 Wat de bewijslast betreft, volgt uit de punten 74 en 75 van het reeds aangehaalde arrest Class International dat in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de merkhouder het bewijs moet leveren van de omstandigheden waaronder het in artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 neergelegde verbodsrecht kan worden uitgeoefend, door aan te tonen dat er sprake is van het in het vrije verkeer brengen van de niet-communautaire, met zijn merk aangeduide goederen in een lidstaat waarin het merk is beschermd, dan wel van een andere handeling die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in een dergelijke lidstaat in de handel worden gebracht.

27 Gelet op het voorgaande, dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

28 Het eerste onderdeel van de derde vraag van de verwijzende rechter houdt in of het voor de beantwoording van de eerste vraag relevant is dat het ten tijde van de feiten in het hoofdgeding ging om waren van oorsprong uit een geassocieerde staat, te weten de Republiek Polen vóór haar toetreding tot de Unie, en niet om waren van oorsprong uit derde staten dan wel communautaire waren.

29 De in punt 19 van dit arrest genoemde rechtspraak betrof goederen van oorsprong uit de gemeenschap die over het grondgebied van een of meer lidstaten werden doorgevoerd naar een derde staat, maar waarvan de doorvoer niet impliceerde dat zij in de gemeenschap in de handel werden gebracht, zodat het specifieke voorwerp van het merk niet kon worden aangetast.

30 De status van de Republiek Polen ten tijde van de feiten in het hoofdgeding als geassocieerde staat hield evenwel geenszins in dat de waren van oorsprong uit dit land als afkomstig uit een lidstaat moesten worden beschouwd. De hypothese van communautaire waren is in het hoofdgeding dan ook niet aan de orde en behoeft niet te worden onderzocht.

31 Als niet-communautaire goederen konden de waren van oorsprong uit Polen onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst. Daarvoor is niet van belang dat deze waren afkomstig waren uit een geassocieerde staat, zoals de Republiek Polen was vóór haar toetreding tot de Unie, en niet uit een andere, niet-geassocieerde derde staat.

32 Hieruit volgt dat het voor de beantwoording van de eerste vraag niet relevant is dat het ten tijde van de feiten in het hoofdgeding ging om waren van oorsprong uit een geassocieerde staat, te weten de Republiek Polen vóór haar toetreding tot de Unie, en niet om waren van oorsprong uit niet-geassocieerde derde staten.

33 Wat het tweede onderdeel van de derde vraag betreft, over de relevantie voor de beantwoording van de eerste vraag van de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken goederen in Polen, stellen Diesel, de Duitse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen dat de merkhouder zich in geval van de vervaardiging van een waar in een derde staat in strijd met de rechten die het merk hem in die staat verleent, kan verzetten tegen elke doorvoer, waaronder het externe douanevervoer.

34 Dit betoog kan niet worden aanvaard. Zoals reeds in punt 27 van dit arrest is geoordeeld, kan de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, immers slechts verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. De rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken waren is in dat opzicht irrelevant.

35 Anders dan Diesel stelt, wordt deze uitlegging van artikel 5 van richtlijn 89/104 niet op losse schroeven gezet door het arrest van 7 januari 2004, Strafzaak tegen X (C-60/02, Jurispr., p. I-651), betreffende met name de uitlegging van de artikelen 2 en 11 van verordening nr. 3295/94.

36 In punt 54 van dat arrest herinnert het Hof eraan dat artikel 1 van verordening nr. 3295/94 aldus moet worden uitgelegd, dat het van toepassing is wanneer uit een derde staat ingevoerde goederen bij doorvoer naar een andere derde staat op verzoek van de vennootschap die houdster is van de beweerdelijk geschonden rechten, in een lidstaat door de douaneautoriteiten van deze laatste lidstaat met een beroep op de verordening voorlopig in beslag worden genomen (zie tevens arrest Polo / Lauren, reeds aangehaald, punten 26 en 27).

37 In dit verband moet worden opgemerkt dat artikel 1 van verordening nr. 3295/94 in de eerste plaats bepaalt onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden wanneer goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt, onder meer worden aangetroffen bij een controle op goederen onder douanetoezicht overeenkomstig artikel 37 van het douanewetboek, die geplaatst zijn onder een schorsingsregeling overeenkomstig artikel 84, lid 1, sub a, van het douanewetboek, of waarvoor kennisgeving van wederuitvoer is gedaan dan wel welke overeenkomstig artikel 166 van het douanewetboek in een vrije zone of in een vrij entrepot zijn geplaatst.

38 In de tweede plaats bepaalt artikel 1 van verordening nr. 3295/94 welke maatregelen de bevoegde douaneautoriteiten ten aanzien van deze goederen kunnen nemen.

39 In de derde plaats spreken de tweede en de derde overweging van de considerans van deze verordening, die in punt 4 van dit arrest zijn weergegeven, uitdrukkelijk van het in de handel brengen of het op de markt brengen van nagemaakte goederen of zelfs van de noodzaak om het in het vrije verkeer brengen ervan in de gemeenschap te verbieden.

40 Hieruit volgt dat geen van de bepalingen van verordening nr. 3295/94 een nieuw criterium invoert om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht.

41 Gelet op het voorgaande, moet op de derde vraag worden geantwoord dat het voor de beantwoording van de eerste twee vragen in beginsel irrelevant is of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

42 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

2) Het is in dat opzicht in beginsel irrelevant of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.