Hof van Cassatie 3 november 2006

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2005 gewezen door het hof van beroep te Gent.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

- artikel 149 van de Grondwet;

- de artikelen 19, 28, 807, 1042, 1051 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, het beschikkingsbeginsel, ook wel beginsel van de autonomie der partijen bij het burgerlijk geding genoemd, en artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 13, A, 1, c) van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (als bijlage gevoegd bij het Beneluxverdrag van 19 maart 1962 op de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969), zoals laatst gewijzigd bij protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 en vooraleer het artikel werd vervangen door het protocol van 11 december 2001, goedgekeurd bij wet van 24 december 2002.

Het hof van beroep beslist dat de verweersters geen inbreuk maken op het “driestrepenmerk” van de eerste eiseres in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW, dat de verweersters geen daad hebben gesteld strijdig met de eerlijke handels­praktijken in de zin van artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en dat de vordering tot staken vanwege de eiseressen bijgevolg ongegrond is, dit alles op grond van volgende motieven:

“De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) BMW.

15. Vijf voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn opdat (de eiseressen) zouden kunnen genieten van de bescherming van artikel 13, A, 1, c) BMW voor soortgelijke waren.

1. het ingeroepen merk moet bekend zijn;

2. er moet een overeenstemmend teken gebruikt worden;

3. er moet associatiegevaar zijn;

4. er moet een ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik voortvloeien voor geïntimeerde of er moet afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen van het merk van appellanten of aan de reputatie van haar merken;

5. er mag geen gegronde reden zijn om de betwiste verpakking te gebruiken.

Is er overeenstemming tussen de kledij die neergelegd werd door beide partijen en de kledij met het driestrepenbeeldmerk van appellanten?

De globale beoordeling.

16. Om te oordelen of een teken overeenstemt met een merk moet een globale beoordeling gebeuren, waarbij zowel visuele, auditieve als begripsmatige overeenstemming in aanmerking komen (Benelux Gerechtshof 20 mei 1983, A 82/5, Julien/Verschuere, Ing.-Cons. 1983, 191; Cass. 21 januari 1988, Ferrero SPA/N.V. Côte d'Or, www.cass.be (samenvatting), R.W. 1988-89, 120, met noot).

Die globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (H.v.J. 11 november 1997, C-251/95, Puma /Sabel, www.europa.eu.int/).

In het arrest Adidas/Fitnessworld (H.v.J. E.G. 9 oktober 2003, C-408-01, www.europa.eu.int, r.o. 31) heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat overeenstemming niet vooropstelt dat tussen het bekende merk en het betwiste teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.

Om de vraag te beantwoorden welk verband het betrokken publiek tussen het merk en het teken dient te leggen, of beter nog, in welke gevallen een dergelijk verband aanwezig geacht kan worden, moet uitgegaan worden van de functie van een merk.

De essentiële functie van een merk is de identificatie van een onderneming (H.v.J. 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, I.R. D.I. 2000, 233, randnr. 46). Het merk moet de herkomst van de waar of de dienst aangeven zodat de consument die de door het merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (Ger. Eerste Aanleg E.G. 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, randnr. 25, geciteerd in E. Gotzen en M. Carly, 'Overzicht van rechtspraak. Merkenrecht (1990-2002)', T.P.R. 2002, nr. 40).

Anderzijds verleent een merk de merkhouder bescherming van de goodwill en heeft het merk een publiciteitsfunctie (T. Van Innis, Les signes distinctifs, Brussel, De Boeck & Larcier, 1997, nrs. 519 en 519).

Volgens sommige auteurs heeft een merk ook een communicatiefunctie (F. Jaspers en G. Theuws, 'Ik mis een streep. H.v.J. E.G., 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas/Fitnessworld', Ars Aequi, AA 52, 2003, 909-910).

Door middel van een merk probeert een onderneming een bepaalde boodschap bij het publiek over te brengen: stoerheid en avontuur bij een bepaald merk van bier of van sigaretten, stijl bij een merk van uurwerken, sportief bij bepaalde merken van kledij enzovoort.

Dit (hof van beroep) is van oordeel dat deze communicatiefunctie in het beste geval teruggebracht moet worden tot de publiciteitsfunctie. De boodschap dient om het merk te promoten en om beter te verkopen.

Het merk als zodanig brengt geen boodschap. Dit laatste is bijvoorbeeld wel het geval bij bepaalde labels, zoals een ecolabel of een label voor producten die niet vervaardigd zijn door kinderarbeid.

Dit (hof van beroep) wenst bij de globale beoordeling ook nog het volgende te benadrukken. Het is niet voldoende het driestrepenmerk in abstracto te vergelijken met het betwiste teken van vier parallelle, verticale, contrasterende strepen. De beoordeling moet in concreto gebeuren, met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de sportkledij en zoals neergelegd door de verschillende partijen.

De drager van het merk en het teken moeten in elk geval in de voorliggende zaak bij de globale beoordeling betrokken worden.

Omwille van het belang in concreto moeten de eigenlijke kledingstukken in concreto in aanmerking genomen worden en niet enkel de foto's van de betwiste en de oorspronkelijke kledingstukken.

Dit is des te meer het geval, nu in graad van beroep geen betwisting meer bestaat over publiciteitsfolders.

De foto's zijn een hulpmiddel, maar kunnen gemanipuleerd worden, zodat ze niet of niet voldoende met de winkelsituatie overeenstemmen. Het relevante publiek koopt bovendien geen sportkledij in abstracto, maar wel in een concrete situatie. Dit is in het merendeel van de gevallen nog steeds in een sportwinkel of warenhuis en niet via het internet of op catalogus.

Tenslotte is het van belang te herhalen dat de gemiddeld aandachtige consument de referentie is bij de beoordeling, in tegenstelling tot wat (de eiseressen) op p. 34 van hun syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien schrijven. Ook al is het Adidas driestrepenmerk een sterk merk, het is onvoldoende de toeschouwer op een sporttribune als referentie te nemen.

De beoordeling van de 'Zidane'- shirts.

17. De shirts met de vermelding 'Zidane' zijn niet overeenstemmend met het driestrepenmerk van (de eiseressen).

Eén van de neergelegde stukken draagt duidelijk het opschrift 'Teko', dat het hele shirt en het globale beeld van het shirt domineert. De andere shirts met 'Zidane' hebben vijf parallelle strepen. Een gemiddeld aandachtig consument zal de verbinding niet maken tussen de betwiste shirts en het driestrepenmerk of kledij met het driestrepenmerk van (de eiseressen). Daarvoor zijn de visuele verschillen te groot.

De beoordeling van de overige kledij.

18. Adidas brengt geen enkel (begin van) bewijs bij op grond waarvan besloten zou kunnen worden dat de gemiddeld aandachtige koper van sportpakken het betwiste teken asso­cieert met Adidas en dat dergelijke koper het betwiste teken op de joggings aan Adidas als herkomst van de pakken doet denken.

Het volstaat niet de overeenstemming als vanzelfsprekend te doen voorkomen; een naar genoegen van recht voldoende bewijs is vereist opdat tot het bestaan van overeenstemming besloten kan worden.

Het loutere feit dat de betwiste joggings, die tweede (verweerster) invoerde, ook over verticale, parallelle strepen in een contrasterende kleur beschikte, op de voorzijde van de vest en op de zijde van de broekspijpen is onvoldoende om te besluiten dat de associatie in hoofde van de gemiddeld aandachtige koper van sportkledij bewezen is.

Ook het feit dat het Adidas driestrepenmerk een sterk merk is, is onvoldoende om zonder meer te besluiten dat het gebruik van vier verticale parallelle strepen een inbreuk vormt.

Geen enkel stuk laat toe af te leiden dat een gemiddeld zorgvuldige koper daadwerkelijk de joggings met het betwiste teken gekocht heeft in de veronderstelling een Adidas pak te kopen en pas achteraf tot de vaststelling is gekomen dat hij of zij zich vergist heeft.

De verschillen, hoewel niet erg groot, worden voldoende geacht. Minstens is niet bewezen dat de verschillen tussen merk en teken niet voldoende zijn.

De volgende elementen zijn eveneens van belang bij de beoordeling van deze zaak.

19. In de eerste plaats situeert de betwisting zich op de markt van de kledij, meer bepaald van de sportkledij.

Anders dan in de zaak Proximus/Proximusic, (I.R. D.I. 2004, nr. 1, 80 e.v.), waarnaar (de eiseressen) verwijzen en waarin het om een relatief gespecialiseerde markt ging (zeker in het geval van Proximusic), gaat het in deze zaak om een markt voor het brede publiek.

De markt voor sportkledij is relatief groot en is gekenmerkt door aanzienlijke verschillen in kwaliteit.

Binnen de markt van de sportkledij zijn submarkten te onderscheiden, gaande van sportkledij bestemd voor (semi-)professionele sporters, echte sportkledij voor amateurs, sportkledij als vrijetijdskledij en sportkledij als dagelijkse kledij. Sportkledij is niet langer enkel bestemd voor professionele en amateursporters, maar wordt ook gekocht als vrijetijdskledij en wordt zelfs nogal door wat scholieren en jonge kinderen gedragen. Tot deze laatste groepen behoren personen die helemaal niet sporten, maar wel de kledij zoals tweede geïntimeerde die invoerde, dragen.

(De eiseressen) tonen niet aan dat de groep mensen die de kledij kopen, die tweede (de verweerster) invoert, de vier verticale, evenwijdige, contrasterende strepen in verband brengt met Adidas.

Een gemiddeld aandachtig consument ziet ten andere het verschil tussen drie en vier strepen.

20. Ten tweede moet bij de globale beoordeling van de producten waarop het betwiste teken is aangebracht, zoals neergelegd door de verschillende partijen, het verschil in kwaliteit tussen de kledij van (de eiseressen) en deze van (de verweerster) in aanmerking genomen worden. Dit verschil in kwaliteit is in de voorliggende zaak een zeer relevant gegeven.

Met betrekking tot de kledingmarkt weet de gemiddeld aandachtige consument dat er verschillende kwaliteiten in de handel zijn en dat enige aandacht vereist is vooraleer een kledingstuk te kopen. De gemiddeld aandachtige consument weet ook dat er trends en zelfs imitaties bestaan in de modewereld. Minstens moet hij of zij dit alles weten. De gemiddeld aandachtige consument, die een Adidas jogging wenst aan te schaffen, weet dat bij de aankoop van een jogging van (de eiseressen) enige aandacht vereist is, zeker indien de aankoop gebeurt in een warenhuis en niet in een kwaliteitssportwinkel. Dit is niet enkel zo bij de aanschaf van sport­kledij van het merk van (de eiseressen), dit is ook zo voor sportkledij van andere merken en dit is het geval voor merkkleding in het algemeen.

De consument mag niet misleid worden. Dit neemt niet weg dat de consument van (sport)kledij steeds nog enige verantwoordelijkheid draagt en zelf een zekere aandacht en zorgvuldigheid aan de dag moet leggen bij het winkelen.

In deze zaak is het verschil in kwaliteit tussen het shirt van (de eiseressen) en de sportpakken van tweede (verweerster) ruimschoots voldoende om niet aan de aandacht van een gemiddeld aandachtig consument te ontsnappen.

21. Ten derde kan het ook niet dat Adidas een monopolie verwerft op het gebruik van parallelle, verticale, evenwijdige strepen in een contrasterende kleur. Dit is des te meer het geval nu Adidas haar driestrepenmerk ook al op de voorzijde van kledij aanbrengt, zoals uit haar stukken blijkt.

Op grond van artikel 7 van het Decreet d'Allarde van 2/17 maart 1791 geldt de vrijheid van beroep en bedrijf.

Dit impliceert de vrijheid van mededinging. De vrijheid van de mededinging vindt een concrete toepassing in de vrijheid van kopie (cf. ook F. Gotzen, 'De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele eigendom', in J. Stuyck en P. Wytinck, De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 261-263).

Intellectuele eigendomsrechten vormen een uitzondering op de vrijheid van handel en meer bepaald op de vrijheid van kopie. Intellectuele eigendomsrechten in het algemeen kennen een monopolie toe en dat voorrecht moet niet toegekend worden aan elke prestatie of elk werk enkel en alleen omdat het de vrucht is van intellectuele en commerciële inspanningen. Een uitzondering op een vrijheid moet ten andere steeds beperkend geïnterpreteerd worden.

Verder is het zo dat er steeds tendensen bestaan in de vormgeving van de sportkledij, zowel wat de materialen, als wat de bedrukking en de modellen betreft. Adidas kan niet voorkomen dat fabrikanten van sportkledij ook gebruik maken van parallelle, verticale, contrasterende strepen, zolang het niet om het driestrepenmerk van appellanten gaat en zolang er geen associatie gebeurt door een gemiddeld aandachtig consument. Het is niet aangetoond dat deze associatie in de voorliggende zaak gebeurt.

22. Uit het geheel van de voorgaande overwegingen volgt dat zelfs niet is aangetoond dat er een gevaar voor associatie, laat staan een gevaar voor verwarring bestaat.

Het verwateringsgevaar.

23. Dit (hof van beroep) is van oordeel dat er in de voorliggende zaak geen sprake is van op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het driestrepenmerk, noch dat afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het driestrepenmerk.

Het onderscheid tussen het betwiste teken en het merk blijft duidelijk bestaan. Het is niet omdat tweede (verweerster) sportkledij van een mindere kwaliteit dan (de eiseressen) invoert, dat het merk van (de eiseressen) minder sterk wordt.

Het is evenmin bewezen dat (de eiseressen) meer sportkledij zouden verkopen indien tweede (verweerster) de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen.

(De eiseressen) tonen ook niet aan dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van (de eiseressen), zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren. Er is niet voldoende aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zijde van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.

Het driestrepenmerk zou pas gebanaliseerd worden indien het zou voorkomen op producten van een mindere kwaliteit dan appellanten tot nu toe te bieden hebben.

De verwijzing naar namaak door (de eiseressen) (p. 38 e.v. van hun syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien, met het voorbeeld van Rolex uurwerken) is niet dienstig. In de voorliggende zaak gaat het immers niet om namaak.

24. Uit al het voorgaande wordt besloten dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van appellanten.

25. De vijf voorwaarden voor de toepassing van artikel 5 lid 2 EMRL zijn cumulatief. Nu één der voorwaarden niet is voldaan, dienen de overige niet verder onderzocht te worden.

Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.

De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, b) BMW juncto artikel 93 WHPC.

26. Hiervoor werd geoordeeld dat er geen gevaar is voor associatie van de vier strepen met het driestrepenmerk van appellanten.

A fortiori is de gemiddeld aandachtige consument niet in verwarring gebracht over de herkomst van de joggings van (de verweerster), nu het betwiste teken voldoende verschilt van het merk van (de eiseressen). Er wordt dan ook naar het voorgaande verwezen.

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat de foto's onvoldoende zijn in deze zaak om een oordeel te vellen, onder meer omdat het niet om internet- of postorderverkoop gaat, maar om de verkoop in warenhuizen en winkels, waar de consument met alle zintuigen de verschillende kledij kan waarnemen.

De verwijzing door (de eiseressen) naar een rechtsvordering tegen schoenen met vier strepen is niet dienstig, nu in deze zaak over andere stukken geoordeeld dient te worden.

27. Uit het voorgaande volgt dat de tweede (verweerster) ook geen daad gesteld heeft, die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, waardoor de beroepsbelangen geschaad is of kon geschaad worden.

Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.” (bestreden arrest, p. 8 onderaan t.e.m. p. 16 bovenaan).

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient aldus te worden uitgelegd dat het de titularis van een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk of een overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Het is een fundamenteel principe in het merkenrecht dat de beoordeling van het bestaan van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient te gebeuren door vergelijking van het ter bescherming ingeroepen merk “zoals het gedeponeerd is” met het beweerd inbreukmakend teken “zoals het gebruikt wordt”.

Te dezen stellen de appelrechters eerst - terecht - dat de globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (bestreden arrest, p. 9, randnr. 16).

Verderop in het bestreden arrest (p. 10) stellen de appelrechters evenwel uitdrukkelijk dat het niet voldoende is het “driestrepenmerk” in abstracto te vergelijken met het betwiste teken van vier parallelle, verticale strepen; dat de beoordeling in concreto moet gebeuren, met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de sportkledij en zoals neergelegd door de partijen; dat de drager van het merk en het teken in elk geval bij de globale beoordeling betrokken moeten worden en, ten slotte, dat de eigenlijke kledingstukken in concreto in aanmerking moeten genomen worden.

Vervolgens gaan de appelrechters over tot een vergelijking van de door de verweersters verkochte sportkledij met de door eiseressen verkochte sportkledij, waarbij onder meer de kwaliteit van de respectieve kledingstukken uitgebreid mee in overweging wordt genomen (zie bestreden arrest, p. 12 en 13, randnr. 20).

De appelrechters besluiten ten slotte dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van de eiseressen.

Door bij het beoordelen van de merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW uit te gaan van een vergelijking in concreto van de waren waarop merk en teken zijn aangebracht in plaats van een vergelijking tussen het merk “zoals het gedeponeerd is” met het beweerd inbreukmakend teken “zoals het gebruikt wordt” schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW.

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW, zoals van kracht op het ogenblik van de feiten, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan, te weten: (i) het ingeroepen merk moet bekend zijn, (ii) het bekende merk en het aangevochten teken moeten overeenstemmen en (iii) er kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

De bescherming uit hoofde van artikel 13, A, 1, c) van de BMW stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan (“gevaar voor verwarring”). Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk kan leggen (“gevaar voor associatie”).

Zodoende is het, opdat er van overeenstemming in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW sprake zou zijn, noodzakelijk doch voldoende dat het in aanmerking komende publiek een verband tussen het aangevochten teken en het bekende merk kan leggen, dat wil zeggen dat er gevaar voor associatie is.

Te dezen beslissen de appelrechters dat de eiseressen geen enkel (begin van) bewijs bijbrengen op grond waarvan besloten zou kunnen worden dat de gemiddeld aandachtige koper van sportpakken het betwiste teken associeert met de eiseressen en dat dergelijke koper het betwiste teken op de joggings van de eiseressen als herkomst van de pakken doet denken (bestreden arrest, randnr. 18, eerste par.); dat naar genoegen van recht voldoende bewijs is vereist opdat tot het bestaan van overeenstemming besloten kan worden (bestreden arrest, randnr. 18, tweede par.); dat geen enkel stuk toelaat af te leiden dat een gemiddeld zorgvuldige koper daadwerkelijk de joggings met het betwiste teken gekocht heeft in de veronderstelling een pak van de eiseressen te kopen en pas achteraf tot de vaststelling is gekomen dat hij of zij zich vergist heeft (bestreden arrest, p. 12 bovenaan); dat de verschillen, hoewel niet erg groot, voldoende worden geacht, minstens niet bewezen is dat de verschillen tussen merk en teken niet voldoende zijn (bestreden arrest, p. 12, tweede par.) en ten slotte dat niet is aangetoond dat deze associatie in de voorliggende zaak gebeurt (bestreden arrest, randnr. 21, laatste zin).

Zodoende vereisen de appelrechters dat de merkhouder het sluitende bewijs zou leveren van het feit dat het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk een verband legt tussen het aangevochten teken en het bekende merk (“daadwerkelijke associatie”), daar waar het overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW noodzakelijk doch voldoende is dat de merkhouder aannemelijk maakt dat het in aanmerking komende publiek een dergelijk verband kan leggen, dat wil zeggen dat het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek dergelijk verband zou leggen (“gevaar voor associatie”).

In zoverre de appelrechters de vordering van de eiseressen op grond van artikel 13, A, 1, c) van de BMW afwijzen omdat zij het sluitende bewijs van daadwerkelijke associatie niet zouden hebben geleverd, schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW, volgens hetwelk een gevaar voor associatie volstaat opdat van overeenstemming tussen merk en teken sprake zou zijn.

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan, te weten: (i) het ingeroepen merk moet bekend zijn, (ii) het bekende merk en het aangevochten teken moeten overeenstemmen en (iii) er kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Artikel 13, A, 1, c) van de BMW kan zowel ingeroepen worden in geval van gebruik van het aangevochten teken voor niet-soortgelijke waren of diensten als in geval van gebruik van het aangevochten teken voor soortgelijke waren of diensten.

Zodoende is het voor de toepassing van artikel 13, A, 1, c) van de BMW zonder belang te onderzoeken of de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn of niet.

In casu besluiten de appelrechters tot het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken onder meer op grond van de overwegingen dat “binnen de markt van de sportkledij submarkten (zijn) te onderscheiden, gaande van sportkledij bestemd voor (semi-)professionele sporters, echte sport­kledij voor amateurs, sportkledij als vrijetijdskledij en sportkledij als dagelijkse kledij”, dat “sportkledij niet langer enkel bestemd (is) voor professionele en amateursporters, maar wordt ook gekocht als vrijetijdskledij en wordt zelfs nogal door wat scholieren en jonge kinderen gedragen”, dat “tot deze laatste groepen personen (behoren) die helemaal niet sporten, maar wel de kledij zoals tweede verweerster die invoerde, dragen” en dat “(de eiseressen) niet aan(tonen) dat de groep mensen die de kledij kopen, die de tweede (verweerster) invoert, de vier verticale, evenwijdige, contrasterende strepen in verband brengt met Adidas”.

In zoverre de appelrechters hun beslissing inzake het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken baseren op het gebrek aan soortgelijkheid tussen de waren van de eiseressen en de verweersters, schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW volgens hetwelk de soortgelijkheid tussen de waren of diensten in kwestie geen enkele rol speelt.

De vordering van de eiseressen tegen de verweersters betrof de litigieuze trainingspakken die de eerste verweerster in België op de markt bracht en inkocht bij de tweede verweerster en meer bepaald de vraag of deze trainingspakken inbreuk maakten op het “driestrepenmerk” van de eerste eiseres.

In eerste aanleg was weliswaar tevens sprake van “Zidane”-voetbalsets doch dit kaderde in de vordering van de eiseressen tegen Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli. Bij vonnis van 18 juni 2002 verklaarde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge de vordering van de eiseressen tegen Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli gegrond er veroordeelde hij Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli tot staking van de merkinbreuk.

Tegen deze beslissing werd noch door de eiseressen, noch door Alpha Sport BVBA, noch door heer Carlo Locatelli hoger beroep aangetekend.

Bijgevolg was de discussie in hoger beroep beperkt tot de vraag of de litigieuze trainingspakken van de verweersters inbreuk maakten op het “driestrepenmerk” van de eerste eiseres. Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli waren overigens geen partij meer bij de procedure in hoger beroep.

De appelrechters erkennen dit op pagina 3 en 4, randnummer 5, van het bestreden arrest, alwaar zij stellen dat “de Zidane-T-shirts en broekjes in Italië (worden) geproduceerd door de heer Carlo Locatelli en in België verdeeld door de BVBA Alpha Sport” en dat “in graad van beroep deze partijen niet meer in het geding (zijn), zodat op dit feit en de eventuele rechtsgevolgen ook niet verder ingegaan wordt”.

Niettemin doen de appelrechters verderop in het bestreden arrest, met name op pagina 11, randnummer 17, wel degelijk uitspraak over de Zidane'-voetbalsets en oordelen zij met name dat “de shirts met de vermelding “Zidane” niet overeenstemmend (zijn) met het driestrepenmerk van (de eiseressen)”, dit in het kader van de beoordeling van de merk­inbreuk door de verweersters.

Krachtens artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen komt het aan de partijen toe door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep over de voor de eerste rechter voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen. Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.

Verder moeten, luidens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, partijen binnen de maand na betekening van het vonnis hoger beroep aantekenen.

Wanneer, zoals te dezen, door partijen geen hoger beroep is aangetekend tegen een beslissing gewezen door de eerste rechter, dan heeft deze beslissing overeenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde en heeft de appelrechter terzake overeenkomstig artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek geen rechtsmacht meer nu deze is uitgeput.

Door te beslissen dat de “Zidane”-voetbalsets geen inbreuk maken op het “driestrepenmerk” van de eerste eiseres terwijl deze “Zidane”-voetbalsets niet het voorwerp uitmaakten van de vordering van de eiseressen in hoger beroep en de partijen verantwoordelijk voor het op de markt brengen ervan zelfs geen partij meer waren bij de procedure in hoger beroep, schenden de appelrechters het beschikkingsbeginsel (beginsel van de autonomie der procespartijen), zoals bekrachtigd door artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, alsook de regels inzake uitputting van rechtsmacht (art. 19 van het Gerechtelijk Wetboek), de kracht van het gewijsde van het eerste vonnis (art. 28 van het Gerechtelijk Wetboek) en de regels inzake de devolutieve werking van het hoger beroep krachtens dewelke de partijen zelf de grenzen van het beroep bepalen (de art. 807, 1042, 1051 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek).

Minstens dient vastgesteld dat het bestreden arrest is aangetast door een tegenstrijdigheid in de motivering nu het enerzijds beslist dat op de “Zidane”-voetbalsets en de rechtsgevolgen hiervan niet verder ingegaan zal worden doch anderzijds toch uitspraak doet over deze “Zidane”-voetbalsets door te beslissen dat de “Zidane”-voetbalsets geen inbreuk maken op het “driestrepenmerk” van de eerste eiseres. Het bestreden arrest is derhalve minstens aangetast door een tegenstrijdigheid in de motivering en schendt zodoende artikel 149 van de Grondwet.

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten dient de merkhouder, naast (a) de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk en (b) de overeenstemming tussen merk en teken (in die mate dat het in aanmerking komende publiek een verband kan leggen tussen beiden), tevens aan te tonen (c) dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit dan wel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Laatstgenoemde voorwaarde is vervuld wanneer de merkhouder hetzij (i) aantoont dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, hetzij (ii) aantoont dat door het gebruik van het teken afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Wat de afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk betreft is het noodzakelijk doch voldoende dat de merkhouder aantoont dat hij door het gebruik van het inbreukmakende teken schade kan ondervinden. Het bewijs van daadwerkelijk door de merkhouder geleden schade is bijgevolg niet vereist.

De eiseressen hadden in hun conclusie (zie “syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien” van de eiseressen d.d. 14 juni 2004, p. 36 t.e.m. 40, randnrs. 29 t.e.m. 34) zowel aangevoerd dat de verweersters door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel trokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als aangevoerd dat de eiseressen door het gebruik van het teken afbreuk deden aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Te dezen beslissen de appelrechters dat er geen sprake is van op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het “driestrepenmerk”, noch dat er afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het “driestrepenmerk” op grond van de overwegingen dat:

- het niet bewezen is dat de eiseressen meer sportkledij zouden verkopen indien de tweede verweerster de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen;

- de eiseressen niet aantonen dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van de eiseressen, zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren;

- er niet voldoende is aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zijde van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.

De appelrechters wijzen derhalve het bestaan van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk af op grond van de overweging dat het bewijs van daadwerkelijk door de merkhouder geleden schade niet is geleverd, daar waar het noodzakelijk doch voldoende is dat de merkhouder aantoont dat hij door het gebruik van het inbreukmakende teken schade kan ondervinden.

Zodoende schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW.

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW, zoals van kracht op het ogenblik van de feiten, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient de merkhouder, naast (a) de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk en (b) de overeenstemming tussen merk en teken (in die mate dat het in aanmerking komende publiek een verband kan leggen tussen beiden), tevens aan te tonen (c) dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit dan wel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Laatstgenoemde voorwaarde is vervuld wanneer de merkhouder hetzij (i) aantoont dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, hetzij (ii) aantoont dat door het gebruik van het teken afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De eiseressen hadden in hun conclusie (zie “syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien” van de eiseressen d.d. 14 juni 2004, p. 36 t.e.m. 40, randnrs. 29 t.e.m. 34) zowel aangevoerd dat de verweersters door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel trokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als aangevoerd dat de eiseressen door het gebruik van het teken afbreuk deden aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Wat het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk betreft, hadden de eiseressen in conclusie (zie “syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien” van de eiseressen d.d. 14 juni 2004, p. 37, randnr. 30) met name aangevoerd dat “het evident is dat (de verweersters), door gebruik van het vier­strepenteken op trainingspakken, op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het driestrepenmerk van (de eiseressen) (...)” en dat “(de eiseressen) inderdaad voortdurend (trachten) om via marketing, publiciteit, imagebuilding',... (hun) producten aan de consument kenbaar te maken; dat dit uiteraard aanzienlijke investeringen vereist;

dat (de verweersters), door goedkope namaakartikelen van inferieure kwaliteit voorzien van de merken van (de eiseressen) te verkopen in de eerste plaats parasiteren op dergelijke belangrijke uitgaven”.

Te dezen beslissen de appelrechters dat er geen sprake is van op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het driestrepenmerk, noch dat er afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het driestrepenmerk op grond van de overwegingen dat:

- het niet bewezen is dat de eiseressen meer sportkledij zouden verkopen indien tweede verweerster de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen;

- de eiseressen niet aantonen dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van de eiseressen, zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren;

- er niet voldoende is aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zijde van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.

De appelrechters beantwoorden bijgevolg niet het door de eiseressen in conclusie opgeworpen middel dat er, naast afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”, tevens sprake was van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”.

Zodoende is het bestreden arrest niet naar behoren gemotiveerd en schendt het artikel 149 van de Grondwet.

In zoverre het bestreden arrest aldus dient gelezen te worden dat de motivering onder randnummer 23 tevens antwoordt op het door de eiseressen in conclusie aangevoerde middel dat er, naast afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”, tevens sprake was van het ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”, dan dient in elk geval vastgesteld dat het bestreden arrest artikel 13, A, 1, c) van de BMW schendt nu laatstgenoemde wetsbepaling het ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk op zich beschouwd voldoende acht en niet afhankelijk stelt van een door de merkhouder te leveren bewijs van daadwerkelijk geleden schade.

1. Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals toepasselijk, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitende recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Dit artikel moet overeenkomstig het arrest C-408/01 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003, aldus worden uitgelegd dat het de titularis van een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk of een overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekend merk is ingeschreven.

2. Geen enkele vordering gegrond op een merk kan worden ingesteld indien het merk niet is gedeponeerd.

Bij de beoordeling van de overeenstemming met een inbreukmakend teken, zal, omdat het recht wordt verkregen door depot, het merk zoals gedeponeerd als uitgangspunt worden genomen.

3. Bij de vraag of inbreuk is gemaakt op een merk, moet worden vooropgesteld dat een beeldmerk bij het depot niet op een bepaald product is aangebracht en in een welbepaalde uitvoering, maar dat de merkhouder het merk veelal zo gebruikt dat het publiek daarmee wordt geconfronteerd in een of meer door de merkhouder bepaalde wijzen van vormgeving van het beeld.

4. In beginsel is er dan, zoals geoordeeld in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 1994, nog steeds sprake van gebruik van een beeldmerk ook indien de vormgeving waarin het als merk ingeschreven beeld op zichzelf onderscheidend vermogen bezit, omdat ook dan de vorm niet los valt te denken van het beeld dat het merk zijn onderscheidend vermogen geeft. Dit is slechts anders ingeval die vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het in feite gebruikte teken niet meer het merk zal onderkennen maar het geheel als een nieuw beeldmerk zal zien.

5. Krachtens de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen C-342/97 van 22 juni 1999 en C-361/04 van 12 januari 2006 en krachtens het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 mei 1983 moet, om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan worden bepaald, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met inaanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren of diensten en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Dienaangaande heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds geoordeeld in voornoemde arresten dat voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar er met name rekening kan gehouden worden met de objectieve eigenschappen van de waar.

Het verwarringsgevaar moet aldus globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, zoals de aard van de waren, de prijs en andere objectieve eigenschappen van de waar.

6. Hieruit volgt dat niet-gedeponeerde elementen die in of bij het merk een rol spelen, zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht, en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, hierbij in acht mogen worden genomen.

7. Het onderdeel gaat ervan uit dat de feitenrechter helemaal geen rekening mag houden, bij het beoordelen van de overeenstemming tussen het merk zoals het effectief wordt gebruikt en het teken, met de relevante omstandigheden van het geval en aldus met de concrete omstandigheden waarin het gedeponeerde merk en het teken worden gebruikt.

8. Het onderdeel faalt naar recht.

9. Het onderdeel gaat ervan uit dat het arrest als noodzakelijk aanmerkt dat het publiek een daadwerkelijk verband legt tussen merk en teken.

10. Het arrest oordeelt nochtans dat “niet is aangetoond dat er gevaar voor associatie bestaat”.

11. Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist zodoende feitelijke grondslag.

12. De appelrechters baseren hun beoordeling zoals weergegeven in het onderdeel niet op het gebrek aan soortgelijkheid tussen de waren van de partijen.

13. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

14. De beschouwigen van het hof van beroep in verband met de Zidane-shirts hebben geen invloed op de eindbeslissing genomen door de appelrechters.

15. Het onderdeel is gericht tegen een overtollig motief en is mitsdien niet ontvankelijk.

16. Het hof van beroep oordeelt in de vorige onderdelen vergeefs bestreden redenen dat merk en teken niet overeenstemmen, wat uitsluit dat de eiseressen een bescherming van hun merk op die grond kunnen vorderen.

17. De onderdelen die verband houden met andere vereisten van bescherming tegen het gebruik van een overeenstemmend teken, vertonen geen belang en zijn mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

(...)