Hof van Beroep Brussel 16 september 2003

1. Het hof werd aanvankelijk in hoger beroep geadieerd betreffende een vonnis dat op 9 februari 2000 na tegenspraak werd uitgesproken door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, als stakingsrechter.

2. Over het op 21 maart 2000 ingestelde hoger beroep werd reeds gedeeltelijk beslist bij arrest van 15 januari 2001, als volgt:

- het hoger beroep wordt ontvangen;

- het onderdeel van de vordering gesteund op de rechten betreffende de handelsbenaming Robeco wordt verworpen;

- er worden twee prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EG te Luxemburg betreffende de uitlegging van artikel 5, 5° van de Eerste Richtlijn 89/104 EEG Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten;

3. Bij arrest van 21 november 2002, dat is ingekomen op de griffie op 29 november 2002, heeft het Hof van Justitie EG zich over de vragen uitgesproken.

4. De raadslieden van de partijen werden gehoord op de terechtzitting van 12 mei 2003.

5. Robeco voert aan dat appellante zich aan een oneerlijke handelspraktijk te buiten gaat ingevolge schending van artikel 13, A, 1, d, Benelux Merkenwet.

Zij verwijt haar gebruik te maken in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van een merk of een overeenstemmend teken, anders dan ter onderscheiding van waren, waarbij door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk.

6. In het licht van artikel 5, 5° van de geciteerde eerste merkenrichtlijn heeft bet hof zich afgevraagd of de verwijzing in artikel 13, A, 1, d ook naar een “overeenstemmend teken” binnen de perken blijft van de richtlijn, nu het artikel 5, 5° geen melding maakt van een overeenstemmend teken, maar enkel van het teken.

Navolgend rees dan eventueel nog de vraag hoe in dit verband de term “overeenstemming” diende te worden begrepen.

7. Het Hof van Justitie EG oordeelt in het attest van 21 november 2002 dat verdergaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet valt onder de communautaire harmonisatie.

Het hof antwoordt zodoende dat een Lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het betekent, anders uitgedrukt, dat een “communautaire uitlegging” niet behoeft te worden gegeven.

8. Robelco werpt tegen dat na het recente arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 iedere discriminerende toepassing van artikel 96 Wet Handelspraktijken (WHPC) moet worden vermeden.

Zij suggereert dat zulks het best wordt bereikt door iedere rechtsvordering die wordt ingesteld op grond van artikel 13, A, 1 uit te sluiten van de stakingsvordering WHPC.

Ze verwijst in dit verband naar de beslissing van het Hof van Cassatie van 3 november 1989 (R.W. 1989-90, 1256-1258), dat enkel inbreuk op artikel 13, A, 1, a en b van de stakingsvordering uitsluit.

9. Deze stelling kan evenwel niet worden beaamd.

De onbestaanbaarheid van artikel 96 WHPC met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet steunt immers op de overweging van het Arbitragehof dat het overdreven is “het efficiënte rechtsmiddel dat de vordering tot staking is, niet toe te laten voor deze laatste categorie van merkinbreuken”.

Met “deze laatste” wordt gedoeld op de inbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, a en b.

De logica van de beslissing is zodoende dat geen van de inbreuken op artikel 13, A, 1, BMW van de stakingsvordering mogen worden uitgesloten.

10. Robeco heeft het nog te beoordelen onderdeel van haar vordering, dat de schending van artikel 13, A, 1, d, BMW betreft, gesteund op een merkenrechtelijk voorschrift.

Anders dan appellante voorhoudt behoort deze bepaling niet te worden geïnterpreteerd in het licht van de gemeenrechtelijke bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken, maar in functie van haar specifieke draagwijdte in het geheel van de BMW.

11. In verband met het voorhanden zijn van een overeenstemmend teken oordeelde het hof reeds dat er enkel visuele overeenstemming voorhanden is tussen de woorden “Robelco” en “Robeco”.

Blijven de vragen of er voor het gebruik van het teken “Robelco” een geldige reden is en of er ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Robeco.

12. Sedert het arrest van 15 januari 2001 werd met het Protocol van Brussel van 11 december 2001 de tekst van artikel 13, A, 1, d enigszins gewijzigd, weze het dat de inwerkingtreding van het protocol eerst tegen 1 januari 2004 is gepland.

Blijkens de verklaring van de Beneluxlanden is het protocol bedoeld om de tekst van de Benelux Merkenwet op een aantal punten “letterlijk” meer af te stemmen op de tekst van de reeds vermelde eerste merkenrichtlijn.

Onder meer artikel 13, A, 1, d wordt aldus gewijzigd dat de titularis van het merk zich kan verzetten tegen niet-merkgericht gebruik van het teken: “indien door gebruik zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Niet-merkgericht gebruik van een “overeenstemmend teken” wordt uit de beschermingsomvang gesloten.

13. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de drie regeringen bij het protocol wordt omtrent de wijziging van artikel 13, A, 1, c en d gesteld dat ze een marginale betekenis heeft.

De vervanging van de woorden “kan worden getrokken” en “kan worden gedaan” door “wordt getrokken” en “wordt gedaan”, lijkt dan niet aldus te moeten worden begrepen dat het schadebegrip erdoor geheel anders wordt benaderd: zuiver potentiële schade versus effectief geleden schade.

De wijziging biedt zodoende geen grond om aan te nemen dat onder de vigeur van de huidige versie van de BMW, de schade anders moet worden ingevuld dan na de inwerkingtreding van het protocol.

14. Voor de toepassing van artikel 13, A, 1, d, BMW is het potentiële verwarringstichtende karakter van de overeenstemming op zichzelf beschouwd niet aan de orde.

Het voorschrift betreft niet de afweging tegenover elkaar van tekens ter onderscheiding van waren of diensten in het perspectief van een relevant publiek, maar het gebruik op zich van een teken of een overeenstemmend teken anders dan in zijn merkgerichte functie.

Het hof heeft dan alleen te onderzoeken of door dit enkel gebruik naar rede kan worden aangenomen dat er voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

15. Appellante licht de oorsprong van haar vennootschapsnaam niet toe en voert niet aan dat zij in dit perspectief een geldige reden heeft om het teken “Robelco” te gebruiken.

Het hof neemt dan ook aan dat zij op zulke reden niet kan bogen.

16. De vraag naar het mogelijk ongerechtvaardigd voordeel halen uit of het afbreuk doen aan het onderscheidend karakter of de reputatie van het merk dient te worden beantwoord, niet in abstracto, maar op grond van de concrete gegevens die naar rede aannemelijk maken dat die fenomenen zich effectief kunnen voordoen.

Het associatief verband, op welke wijze dan ook, tussen het gebruik van het merk en het niet-merkgericht gebruik van het in dit geval overeenstemmende teken is daarbij van overwegend belang.

Het niet-merkgericht gebruik stoelt immers op de hypothese dat zulk verband zal worden opgewekt.

17. Robeco wijst op de internationale uitstraling van haar merknaam en stelt dat Robeco aldus ongerechtvaardigde aantrekkingskracht kan genieten. Bovendien wijst Robeco op het bestaan van een reeks min of meer gelijkluidende merknamen waarvan zij titularis is (o.a. Rodamco).

Het enkele eventuele associatiegebeuren tussen “Robeco” en “Robelco” is evenwel op zichzelf nog niet voldoende om van de aantrekkingskracht van de naambekendheid te doen genieten.

Hiertoe is immers vereist dat, naast het ontstaan van de associatie, er door het publiek ook een band wordt toegeschreven tussen de beide ondernemingen of hun producten.

18. Ingevolge de verschillende werkterreinen, in termen van effectief beoefende dienstverlening en van geografische marktpenetratie, ligt zulke vermeende band evenwel allerminst voor de hand.

Geïntimeerde haalt overigens ook geen enkel concreet geval aan waaruit moet worden afgeleid dat Robelco van de uitstraling van Robeco voordeel heeft kunnen halen.

Het hof acht dan ook niet aangetoond dat Robelco voordeel heeft kunnen trekken uit de overeenstemming van haar maatschappelijke benaming met het merkteken Robeco.

19. Als afbreukmakende factor haalt Robeco aan dat de onderscheidende kracht van haar merk wordt aangetast en dat ze de exclusiviteit op haar merk verliest.

Zulk gebeuren veronderstelt nochtans dat het concrete niet-merkgerichte gebruik van een overeenstemmend teken aanleiding zou geven tot zodanige perceptie ervan dat het merk onterecht wordt toegeschreven aan de onderneming die het teken niet merkgericht gebruikt of dat aan deze onderneming een band wordt toegeschreven met de titularis of licentiehouder van het merk.

Dit wordt in het voorliggende geval nochtans niet naar rede aannemelijk gemaakt.

Het hof merkt in dit verband op dat de gelijkenis enkel voorhanden is op zicht of gehoor, terwijl de geografische en inhoudelijke werkterreinen van de partijen Robelco en Robeco niet overeenstemmen, zodat gezamenlijke perceptie van het merk en het teken weinig voor de hand liggend is.

20. Geïntimeerde werpt overigens niet tegen dat de reputatie en activiteit van appellante van die aard zijn dat zij negatief kunnen afstralen op haar merkbekendheid en dat om die reden haar merkrechten zouden worden aangetast.

In dit opzicht kan dus geen afbreuk worden gedaan aan de reputatie van het merk.

21. De eindconclusie luidt dan ook dat het onderdeel van de vordering gesteund op artikel 13, A, 1, d BMW eveneens moet worden verworpen.

Om deze redenen:

Het hof,

(...)

Verwerpt ook het onderdeel van de vordering dat de oneerlijke praktijk betreft wegens schending van artikel 13, A, 1, d Benelux Merkenwet.