In navolging van het prejudiciële arrest van het Europees Hof van Justitie in de Louboutin-zaak (C-163/16), heeft de Nederlandse Rechtbank Den Haag haar tussenvonnis bevestigd en de geldigheid van het zogeheten “rode zool”-merk aanvaard.

Ter herinnering, het Europees Hof van Justitie bevestigde op 12 juni 2018 dat het begrip ‘vorm’, in de zin van artikel 3 (1) (iii) van de Merkenrichtlijn, zo moest worden uitgelegd dat een teken, bestaande uit een vorm en een kleur die is aangebracht op een specifieke plaats, waarbij de vorm uiteraard een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, niet uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar. Met andere woorden, de toevoeging van een kleur aan het vormmerk voorkomt de toepassing van de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE (en artikel 3 (1) (iii) MRI).

De Rechtbank Den Haag wees het verzoek van Van Haren om een bijkomende prejudiciële vraag te stellen resoluut af. De uitlegging van het Europees Hof was immers duidelijk en de Rechtbank Den Haag achtte het bijgevolg onnodig om de advocaat-generaal te volgen in zijn andersluidende conclusie.

Wat betreft de toepassing van de Merkenrichtlijn van 2015, merkte de Nederlandse Rechtbank op dat de implementatietermijn op 15 januari 2019 is verstreken. De Benelux-wetgeving, die de nieuwe Merkenrichtlijn nog niet heeft omgezet, moet daarom zoveel als mogelijk Unierechtconform worden uitgelegd. Deze interpretatie zou mogelijkerwijs in een andere uitlegging kunnen resulteren, aangezien de nieuwe Richtlijn bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft, niet als merk kunnen worden beschouwd. De Rechtbank Den Haag besloot echter dat de zaak gaat om een geschil tussen particuliere partijen en dat de Merkenrichtlijn op zichzelf geen verplichtingen kan scheppen voor een particulier. Zolang deze nieuwe Richtlijn niet werd omgezet in het BVIE, kan deze dus geen invloed uitoefenen op het onderhavige geschil.

Het Benelux-merk van Louboutin wordt bijgevolg geldig geacht, waardoor ook de inbreuk op dat merk door Van Haren vast staat. Dit had de Rechtbank Den Haag immers reeds beslist in haar tussenvonnis in 2015.

Of Van Haren in beroep zal gaan tegen deze uitspraak, is voorlopig nog onduidelijk.

Een meer uitgebreide noot over heel deze zaak zal binnenkort trouwens verschijnen in ons tijdschrift.