Cour de justice de l'Union européenne 3 juin 2010

Cela fait près de cinq années que l'enregistrement de noms de domaine.eu est possible. Cet enregistrement est régi par le principe 'premier arrivé, premier servi'. Dans une première phase dite de 'sunrise', courant jusqu'en avril 2006, l'enregistrement a toutefois été réservé aux titulaires de droits antérieurs, tels que les titulaires de marques nationales et communautaires enregistrées. Toutefois, ce droit de priorité permettait uniquement d'enregistrer le nom de domaine.eu correspondant exactement au signe sur lequel le titulaire avait des droits. Une exception était cependant prévue: si le signe protégé comportait des caractères spéciaux tels que, par exemple, '&', '@' ou encore '$', il était possible de ne pas tenir compte de tels signes pour l'enregistrement du nom de domaine. Le nom de domaine était donc constitué du signe protégé dépourvu des signes spéciaux. Une telle exception est dictée par des raisons techniques, puisque de tels caractères spéciaux ne peuvent apparaître dans un nom de domaine.

Afin de pouvoir bénéficier de la période de 'sunrise', une entreprise autrichienne Internetportal und Marketing a dès lors eu l'idée de faire enregistrer quantité de marques composées de tels signes spéciaux. Ainsi avait-elle fait enregistrer, en Suède, la marque '&R&E&I&F&E&N&' pour des ceintures de sécurité, sans toutefois avoir l'intention d'utiliser cette marque pour de tels produits. Dans un second temps, Internetportal und Marketing avait enregistré les noms de domaine correspondant à ses marques, mais dépourvus des signes spéciaux. C'est ainsi qu'elle avait pu obtenir l'enregistrement du nom de domaine générique reifen.eu, le terme 'reifen' signifiant 'pneus' en allemand. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Internetportal und Marketing avait fait enregistrer ce nom de domaine, puisqu'elle avait pour objectif d'exploiter sous ce nom de domaine un site internet dédié au commerce de pneus.

Le titulaire de la marque Benelux antérieure 'reifen' considéra un tel enregistrement abusif et décida de saisir la chambre d'arbitrage tchèque, compétente en matière de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs au domaine.eu. Cette chambre d'arbitrage fut invitée à examiner la validité d'un tel enregistrement, sur la base du règlement 874/2004, lequel vise à lutter contre les enregistrements abusifs et spéculatifs de noms de domaine.eu. Conformément à l'article 21 du règlement, il est en effet possible d'obtenir la révocation d'un nom de domaine lorsque celui-ci a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ou que celui-ci a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

La chambre d'arbitrage considéra que Internetportal und Marketing avait agi de mauvaise foi et lui retira le nom de domaine pour le transférer au titulaire de la marque 'reifen'. Un recours fut ensuite introduit devant l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne), qui posa à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation à donner à la notion de mauvaise foi contenue à l'article 21 du règlement 874/2004.

Dans son arrêt rendu le 3 juin 2010, la Cour va tout d'abord décider que les cas de mauvaise foi énumérés à l'article 21 du règlement ne sont pas exhaustifs. Pour apprécier l'existence d'un comportement de mauvaise foi, il convient donc de tenir compte de toutes les circonstances de fait propres au cas d'espèce, sans qu'il ne faille nécessairement se référer à l'un des cas visés à l'article 21 du règlement.

Appliquant cette règle au cas qui lui est soumis, la Cour décide que parmi ces facteurs pertinents figurent notamment les conditions dans lesquelles a été obtenu l'enregistrement de la marque qui a servi comme base pour l'enregistrement du nom de domaine en cause pendant la période de 'sunrise', et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau.eu a lui-même été enregistré.

S'agissant des conditions dans lesquelles l'enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

- l'intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée;

- la présentation de la marque;

- le fait d'avoir enregistré un nombre élevé d'autres marques correspondant à des dénominations génériques; et

- le fait d'avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l'enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau.eu.

S'agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau.eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

- l'usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l'article 11 du règlement 874/2004;

- l'enregistrement pendant la période de 'sunrise' sur le fondement d'une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal; et

- le fait d'avoir introduit un grand nombre de demandes d'enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.